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„Dunkin‘ Donuts“- Markeninhaberin Gibt Vor Bundespatentgericht Klein Bei

„Dunkin‘ Donuts“- Markeninhaberin gibt vor Bundespatentgericht klein bei

Markenstreit: „MUNCHKINS“ gegen Streetfood-Truck „Der kleine Munchkin“

In einer fast drei Jahre dauernden rechtlichen Auseinandersetzung musste sich der prämierte Streetfood-Truck „Der kleine Munchkin“ den markenrechtlichen Angriffen durch die Firma DD IP Holder LLC (nachfolgend kurz „DD“ genannt) aus den Vereinigten Staaten erwehren. Das vorgenannte US-Unternehmen ist Inhaberin zahlreicher Markenrechte, welche in Verbindung mit den bekannten Dunkin‘ Donuts Restaurants stehen.

In der Markenfamilie von DD befindet sich auch die Marke „MUNCHKINS“, welche unter anderem für „feine Backwaren“ und „Krapfen“ geschützt ist.

Die Mandantin von RENNER MORBACH, die Betreiberin eines Streetfood-Trucks, hatte die jüngere Marke „Der kleine Munchkin“ insbesondere für den Bereich „Verpflegung von Gästen“ angemeldet.

Daraufhin wurde unsere Mandantin von DD anwaltlich abgemahnt und zur Abgabe einer Unterlassungsverpflichtung in englischer Sprache dergestalt aufgefordert, dass sie die Nutzung der Bezeichnung „Der kleine Munchkin“ insbesondere für die Bereitstellung von Getränken und Speisen, sowie für bestimmte Speisen und Getränke selber, unterlasse. Ferner wurde sie aufgefordert, ihre Markenanmeldung „Der kleine Munchkin“ aufzugeben.

Kernargument von DD war, dass die Marken „MUNCHKINS“ und „Der kleine Munchkin“ hochgradig ähnlich seien und obwohl die Marken jeweils für unterschiedliche Waren- und Dienstleistungsgruppen geschützt seien, handele es sich tatsächlich um den Verkauf identischer Waren (frittierte Krapfen), so dass hier auch bezüglich der Verbindung der Waren- und Dienstleistungsgruppen eine hochgradige Ähnlichkeit bestünde.

Daraufhin legten wir für unsere Mandantin dar, dass insbesondere zwischen der Bezeichnung „MUNCHKINS“ und „Der kleine Munchkin“ ein ausreichender Abstand sei. Ferner dass auch die Waren- und Dienstleistungsgruppen der Marken jeweils unterschiedlich seien.

Nachdem sich unsere Mandantin demnach weigerte, die geforderte Unterlassungserklärung abzugeben, legte DD Widerspruch gegen die Markenanmeldung unserer Mandantin beim Deutschen Patent- und Markenamt (Markenamt) ein.

Daraufhin entschied das Markenamt, dass zwischen den beiden Marken für das Publikum keine Gefahr von Verwechselungen bestehe. Denn für das Markenamt war es insbesondere ausreichend, dass „Der kleine Munchkin“ sich durch den vorgestellten Artikel „DER“ sowie das Adjektiv „kleine“ als ein „einheitlicher, nicht zergliederbarer Begriff erweist“. Ferner würde „MUNCHKINS“ ein Mehrzahl-s angefügt sein, welches zusätzlich für Unterscheidung sorge.

Das wollte DD nicht hinnehmen und legte Beschwerde zum Bundespatentgericht in München ein. Das Bundespatentgericht äußerte vor der mündlichen Verhandlung, dass „nach vorläufiger Einschätzung Bedenken hinsichtlich der Erfolgsaussichten der Beschwerde“ von DD beständen. – Denn die Annahme der Markenstelle zur Zurückweisung der Beschwerde von DD sei nicht völlig unvertretbar.

Vor der Verhandlung der Sache vor dem Bundespatengericht nahm DD dann den Widerspruch zurück und das Beschwerdeverfahren hat sich dadurch zu Gunsten unserer Mandantin erledigt.

Fazit: Bei markenrechtlichen Abmahnungen  empfiehlt es sich, rechtsanwaltlichen Rat einzuholen. Wenngleich man es vorliegend mit einer finanzkräftigen Gegnerin zu tun hatte, sollte man trotz allem sorgsam abwägen, ob man sich nicht auch mit guten Argumenten wehren kann. Die unberechtigte Verwarnung aus einem gewerblichen Schutzrecht kann unter dem Gesichtspunkt eines rechtswidrigen und schuldhaften Eingriffs in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb zum Schadensersatz verpflichten. Das bedeutet, dass man als zu Unrecht Abgemahnter grundsätzlich einen Anspruch auf Schadensersatz, insbesondere der entstandenen Anwaltskosten, wegen einer unberechtigten Schutzrechtsverwahrung haben kann.

Für die Lösung von Rechtsproblemen im Markenrecht stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Rechtsanwalt Burkhard Renner, Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht, RENNER MORBACH, Rechtsanwälte

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